코로나19 로 인한 일본 지재권(IP) 동향 분석

KOTRANEWS 0 48 2020.11.30 23:51

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- 특허 출원건수는 4~5월 일시적으로 감소했으나, 6월 이후 예년 수준으로 회복 -

- 일본 특허청은 코로나19 관련 특별 구제절차를 마련하고, 원격면담 등에 대응 중 -

코로나19의 장기화는 일본의 지적재산권 출원 업무에도 영향을 미치고 있다. 대표적인 사례가 기한 내 제출의 문제다. 일본상표 출원에서 우선권 주장을 하기 위해서는 한국 출원에 대한 우선권증명원의 원본을 기한 내에 일본특허청에 제출해야 한다. 날짜가 하루라도 경과되면 우선권 주장을 할 수 없다. 코로나19로 전 세계 우편물 송신 및 수령에 상당한 지연이 발생했다. 일본 특허청에서는 불가피하게 기한 내 서류제출이 어려운 경우 등에 대해 아래와 같이 대응하고 있다고 밝히고 있다.

일본 특허청의 구제방안 안내

일반수속
Q1-1. '법정기간' '지정기간'이란 무엇인가. 코로나19로 인해 기간이 초과된 안건의 수속은 일률적으로 구제되는 것인가?
A1-1. 법정기간이라 함은 법령에 의하여 그 길이가 정해진 기간이다. 특허청에서도 구제방안을 마련하고는 있지만, 특허법등에 정해진 모든 법정기간이 지난 모든 수속을 구제할 수 있는 것은 아니다. 구제 규정이 존재하는 것, 구체적으로는 「법정 기간에 대해」에 열거한 수속에 한정된다.

지정 기간이란, 특허청장관, 심판장 또는 심사관이 발하는 통지나 지령에 대해 그 길이를 재량에 의해 결정한 기간으로, 예를 들면 상표 등록 출원의 거절 이유 통지에 있어서 「발송일부터 40일」이 해당된다.

Q 1-2. 법정기간 경과 후의 절차를 구제할 때 절차를 밟지 못한 사정을 설명하는 문서에는 어떤 내용을 기재하면 되는가?
A1-2. 예를 들어 다음과 같이 기재할 필요가 있다.

「코로나19의 영향에 의해, 출원인이 근무하는 「주식회사」/대리인이 근무하는 「00사무소」가 2020년○월○일부터 폐쇄(재택 근무)가 되어, 수속을 할 수 없었습니다. 2020년○월○일부터 절차가 가능해 졌으므로 □□□□를 유효한 절차로서 인정해 주십시오.

수속에 따라 수속이 가능해진 날을 기산일로 하는 시기적 제한이 있으므로 유의할 필요가 있다.

Q1-3. 구제절차 때 절차를 밟지 못한 사정을 뒷받침하는 증빙서류를 제출할 필요가 있는가.
A1-3. 코로나19의 영향을 받은 경우에는 당분간 증빙서류의 제출은 필수가 아니게 된다.

Q1-4. 절차를 밟지 못한 사정을 설명하는 상신서는 온라인으로 제출할 수 있는가?
A1-4. 특정절차(온라인을 통한 제출이 가능한 서류)의 구제에 관한 신청(상신서)의 경우에는 온라인 제출이 가능하다. 단, 특정 절차 이외의 절차에 대해 상신서를 제출하는 경우는 출원 소프트웨어로 대응하고 있지 않기 때문에 종이로 제출(전자화 수수료는 불필요)해야 한다. 또한 이 경우 구제가 인정되었다는 취지의 통지 등도 종이로 발송된다.
신규성 상실 예외증명서
Q 2-1. 신규성 상실의 예외증명서에 대하여 출원인인 회사의 대표자의 날인 또는 서명을 받지 못하고 법정기간(출원으로부터 30일) 내에 제출할 수 없을 가능성이 있다(또는 그 기간이 경과해 버렸다).이 경우, 어떠한 수속이 가능한가?
A2-1.(1) 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원의 법정 기간(출원 후 30일) 경과 전의 경우 기명날인 또는 서명이 없는 증명서를 법정기간 내에 제출해야 하고, 기명날인 또는 서명한 증명서를 준비하였다면 증명서를 상신서에 첨부하여 신속히 특허청에 제출해야 한다. 기간 내에 제출하는 증명서 및 상신서에 첨부하여 제출하는 증명서 날짜는 양자 모두 기간 내에 제출하는 증명서(기명날인 또는 서명 이외의 부분)가 완성된 날짜로 해야 한다.
우선권증명서
Q3-1. 해외특허청의 사무 지연·폐청이나 우편사정 등으로 특허청에 제출해야 할 우선권증명서가 수중에 도착하지 않았다. 어떠한 수속을 취하면 좋은가?
A3-1.(1) 특허출원·실용신안 등록 출원
우선권 증명서가 소정의 기간(우선일로부터 1년 4개월) 내에 제출되지 않는 경우, 그 취지를 통지하고 소정의 기간(통지로부터 2개월) 내에 제출이 요구된다. 또한 이 기간도 경과했을 경우, 이하 어느 한 쪽에만 해당하더라도 구제가 가능하다.

(가)우선권 증명서를 발행해야 할 해외특허청의 사무 지연으로 인한 경우: 입수 후 1월(재외국민은 2개월) 이내에 '(2)법정 기간에 대하여'에 기재한 바와 같이 사정을 설명한 문서와 함께 해당 증명서를 제출.
(가)그 밖의 사정에 의한 경우: 예를 들면 우송사정으로 기간 내에 제출하지 못한 경우 우송이 가능해진 지 14일(재외국민은 2개월) 이내에 「(2) 법정기간에 대하여」에 기재한 바와 같이 사정을 설명한 문서와 함께 해당 증명서를 제출.

A3-1. (2) 국제특허출원·국제실용신안등록출원(국내가행안건에 우선권증명서를 제출하는 경우)
입수 또는 우송 등이 가능해진 후 14일(재외국민은 2개월) 이내에 소정의 기간(국내 서면제출 기간이 만료될 때가 속하는 날부터 2개월) 경과 후 6개월 이내에 (2) 법정 기간에 대하여 사정을 설명한 문서와 함께 해당 증명서를 제출.

A3-1. (3) 디자인등록출원·국제디자인등록출원
소정의 기간(출원일로부터 3월, 국제 디자인 등록 출원의 경우는 국제 공표가 있는 날 후 3개월)을 경과했을 경우, 상기 A3-1.(1)(가)·(가) 중 하나에 해당하더라도 구제가 가능.

A3-1. (4) 상표등록 출원
소정의 기간(출원일로부터 3개월, 기간 연장 청구서를 제출했을 경우는 해당 기간을 2개월 연장)을 경과했을 경우, 상기 A3-1.(1)(가)·(가) 중 하나에 해당하더라도 구제가 가능.
위임장 등의 증명서
Q4-1. 위임장 등의 증명서에 대해 법인의 대표자 등의 날인 또는 서명을 받을 수 없으며 지정기간 내에 제출을 할 수 없을 가능성이 있다(또는 그 기간이 경과해 버렸다). 이 경우, 어떠한 수속이 가능한가?
A4-1.(1) 지정기간에 맞추지 못할 가능성이 있는 경우 해당 지정기간 내에 날인 또는 서명을 받을 수 없는 사정을 상신서의 【상신내용】란에 기재하여 제출해야 한다. (2) 지정기간이 지난 경우 위임장 등의 날인 또는 서명을 받을 수 있다면 해당 지정기간 내에 날인 또는 서명을 받을 수 없었던 사정을 설명한 문서와 함께 해당 증명서를 신속히 제출해야 한다.

Q4-2. 위임장 등의 증명서에 대해 날인 또는 서명 없이 제출하거나 PDF 형식의 증명서 제출은 인정되는가?
A4-2. 인정되지 않는다.
등록료 납부절차
Q5-1. 권리화를 위한 특허(등록)료를 납부기한까지 납부할 수 없는데 어떤 절차를 밟아야 하는가?
A5-1. 권리화를 위한 특허(등록)료를 납부기한까지 납부하지 못할 경우 불책사유에 의한 구제가 인정된다.

Q5-2. 권리를 유지하기 위한 특허(등록)료(이른바 연금)의 납부기한까지 납부할 수 없는데 어떤 절차를 밟아야 하는가?
A5-2. 특허(등록)료의 연금(상표의 갱신등록료 및 분할납부 후기분도 포함한다)의 납부기한이 경과한 경우에는, 납부기한 경과후 6개월간은 할증요금을 납부하는 것으로 인정된다. 할증 납부 기간을 경과해 버렸을 경우에는, 정당한 이유가 있는 경우 구제가 인정된다.

심판절차
Q6-1. 코로나19 영향으로 인해 심판 사건의 절차에 대해서도 지정 기간의 연장 등의 대상이 되는가. 또 이의신청 사건의 절차에 대해서도 대상이 되는가?
A6-1. 심판 사건 및 이의신청사건의 절차에 대해서도 지정 기간의 연장 등의 대상이 된다.

Q6-2. 코로나19 영향으로 인해 거절사정불복심판의 청구나 보정기각 결정불복심판의 청구를 법정기간 내에 할 수 없었던 경우 구제 대상이 되는가?
A6-2. 거절사정불복심판의 청구 및 보정기각결정불복심판의 청구에 대해서도 법정 기간을 경과했을 경우의 구제의 대상이 된다.

주* : 위 Q&A 내용은 일본특허청 홈페이지를 참고하여 작성한 것으로, 일본어 원문 및 최신정보는 아래 URL에서 참조 요망

(https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html#qanda)

현지 전문가 인터뷰

KOTRA도쿄 무역관은 코로나19 사태가 일본 지적재산권 업무에 미치는 영향과 우리 기업에의 시사점 등을 주제로 일본 현지 변리사사무소인 ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE와 서면 인터뷰를 실시했다.

Q1. 코로나19로 지적재산 출원 업무에도 영향이 있었을 것으로 보입니다. 지적재산 출원 건수 추이가 궁금합니다. 예년 대비 출원 건수가 감소했는지요?

A1. 일본 정부가 ‘긴급사태 선언’을 발령했던 지난 4~5월 무렵에는 특허 출원과 심사청구 모두 대략 10% 정도 감소하였으나, 6월 이후에는 예년 수준을 회복한 것으로 나타났습니다. 이를 통해 다행히도 코로나 사태로 인한 지적재산권 출원 감소는 단기간동안 제한적으로 나타난 현상이었음을 확인할 수 있습니다. 디자인 및 상표 출원의 추이에 있어서도 비슷한 경향을 보였습니다.

다만, 향후 출원량 및 심사청구 신청량에 관한 설문조사에 따르면, 여전히 적지 않은 관게자들이 ‘줄어들 수 있다’고 전망하고 있어 앞으로의 추이를 주목할 필요가 있습니다.

월별 특허출원 건수 월별 특허 심사청구 건수

자료: ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE 제공

Q2. 일본의 스가 신 행정부가‘디지털청 신설’방침을 발표하는 등 일본 정부가 행정업무의 디지털화에 의욕을 보이고 있습니다. 지적재산 관련 행정의 디지털화 진척 정도에 대해 어떻게 보시는지요?

A2. 출원 등의 절차를 전자적으로 처리하는 비율은 88.7%로 높은 편이지만, 한국(96.8%, 2015년)에 비해서는 조금 낮은 편으로 볼 수 있습니다. 일본에서는 이의신청, 무효심판 등의 당사자계 심판, 상표의 마드리드 국제등록출원에 관한 절차, 권리 이전 등과 같이 날인이 필수로 되어 있는 소정의 절차 등에 있어서는 전자신청이 허용되지 않고 있습니다. 이렇게 날인서류 등을 첨부해야 하는 절차 또는 전자 신청 자체가 허용되지 않는 절차 500종류 이상에 달하고 있습니다.

말씀하신 바와 같이 일본 정부에서도 코로나19 사태 이후 디지털화의 필요성을 강하게 인식하여 대대적인 개혁에 나설 채비를 서두르고 있습니다. 구체적으로는, ‘서면 날인 대면’을 기본 원칙으로 해 왔던 종래의 제도 및 관행에서 탈피하기 위해 전자시스템을 확충하고, 각종 날인 요건을 폐지하며, 행정 프로세스 방식을 재검토 하는 등의 개혁을 추진하고 있습니다.

또한, 코로나19로 보편화된 재택근무 환경에 적합한 시스템 안착을 위해, 특허청에서도 원격 면담 및 회의의 확대, 심사관 재택근무 등을 늘려나가고 있습니다.

Q3. 향후 일본에서 지적재산 관련 업무를 처리해야 하는 한국 기업을 위해 간단한 어드바이스 또는 코멘트를 부탁드립니다.

A4. 일본도 다른 나라와 마찬가지로, 코로나19 사태 및 그로 인해 가속화 될 ‘언택트(Untact)’ 사회에서의 디지털화 변화에 대비하기 위한 각종 조치를 검토 및 진행하고 있습니다. 이는 지적재산 관련 행정에 있어서도 많은 과제를 던져주고 있습니다. 급변하는 기술환경, 산업환경, 경쟁환경에서 살아남기 위한 개인과 기업, 국가 차원의 보이지 않는 노력이 물밑에서 치열하게 진행중인 상황이라고 이해할 수 있을 것 같습니다. 앞으로도 코로나19와 4차산업혁명이 맞물려 전개되는 변화의 파도에 뒤처지지 않도록, 지적재산 관련 정보를 소개해드리겠습니다.

시사점

일본에서 지재권 관련 출원을 할 경우, 우선권 주장뿐 아니라 신규성 상실 예외규정, 상신서, 보정서, 의견서, 등록료 납부 등 여러가지 업무에 있어 기한 내에 대응할 필요가 있다. 코로나19로 인해 서류제출 또는 응답이 늦어진 경우에 대해 일본 특허청에서 여러 가지 구제 시책을 펼치고 있다. 구제 시책은 일시적으로 연장된 기한을 제시하고 있으나, 향후 일본의 코로나19 사태 전개에 따라서는 기한이 원래대로 변경될 가능성이 있으므로 특허청의 알림 및 정보에 지속적으로 관심을 기울일 필요가 있다.

KOTRA 도쿄 IP-DESK에서는 일본 지적재산 취득 및 보호에 대한 최신 정보를 매월 뉴스레터로 제작하여 전송하고 있다. 일본시장 진출을 희망하는 우리 기업의 많은 활용을 기대해 본다.

자료: 일본 특허청 홈페이지, ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE 제공 자료 등을 참조하여 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합